美国知识产权实务指引（专利）

目录 一、美国专利申请及审查…………………………………………1 2.1官费列表………………………………………22.2降低费用方式…………………………………4 3不予授权情况…………………………………………5 3.1重复授权………………………………………53.2不属于专利法保护的客体……………………53.3未公开充分及说明书清楚表达发明创造……53.4未满足新颖性的相关要求……………………63.5未满足创造性的相关要求……………………63.6未满足信息披露义务…………………………7 4专利申请及审查………………………………………7 4.1专利申请的途径………………………………74.2发明专利申请流程…………………………114.3申请文件的准备……………………………134.4发明申请文件撰写…………………………164.5发明专利的审查及授权……………………184.6外观专利的审查及授权……………………23 4.7植物专利的申请及审查……………………245再颁和复审程序……………………………………265.1再颁程序……………………………………265.2美国专利复审程序…………………………275.3再颁程序与复审程序的比较………………296申请策略……………………………………………296.1提交美国专利申请的考量因素……………296.2美国专利申请中的特殊制度………………306.3美国专利申请的加快审查途径……………346.4选择合适的专利代理机构…………………386.5专利申请策略汇总…………………………40二、美国专利保护的法律体系及流程……………………421司法体系……………………………………………431.1联邦地区审判法院…………………………441.2联邦巡回上诉法院…………………………461.3最高法院……………………………………472民事诉讼程序………………………………………482.1专利诉讼的流程及关键节点…………………482.2损害赔偿……………………………………592.3诉讼策略……………………………………63 3337调查……………………………………………69 3.1法律依据……………………………………693.2立案条件……………………………………693.3参与方………………………………………703.4调查程序及期限……………………………723.5救济措施和执行……………………………753.6337调查诉讼策略……………………………75 4侵权的判定标准……………………………………78 4.1发明专利……………………………………784.2外观专利……………………………………814.3植物专利……………………………………82 三、美国专利服务机构……………………………………83 1专利代理机构………………………………………832诉讼服务机构………………………………………1043公共机构……………………………………………112 一、美国专利申请及审查 1专利类型 美国专利保护类型包括发明专利、外观专利及植物专利。 发明专利（Utility patent）：凡是发明或发现新颖且具有实用的方法、机器、产品、物质组合物，或者对已知物质的新用途，或者是对现有技术的进一步改进，都属于美国专利法所要保护的客体。其保护年限为申请日起二十年。美国未设有实用新型专利制度，国内申请人的首次申请的实用新型专利如发明专利一样可以作为申请美国专利的优先权。 外观专利（Designpatent）：外观专利保护针对产品的新的、原创的和装饰性的外观设计。其保护年限为授权日起十五年，在2015年5月13日（不包括本日）之前授权的专利有效期为十四年1。 植物专利（Plant patent）：植物专利保护的范围包括任何发明或发现并且通过无性繁殖，同时具备显著性和新颖性的植物新品种（包括培育出的变种、突变种、杂交种和新发现的幼苗，但不包括块茎繁殖植物或者发现于未经栽培环境下的植物）。其保护年限为申请日起二十年。 2专利申请费用 美国专利申请的费用通常包含官费和服务费。官费取决于申请的类型、途径和专利权项数量等因素。以发明专利来计算，没有额外程序和过多的专利权项的官方费用约为3000美元。除官方费用外，美国律师和代理机构的服务费会因机构和服务质量有所差异，通常来说，每个发明专利的代理费用在5000-10000美元左右，每次答复通知书还需要大约2000美元；此外流程监控、官文转达、IDS披露、授权缴费、权利转让登记等流程类的费用至少需要1000美元。 2.1官费列表 植物专利官费： 2.2降低费用方式 （1）申请主体 美国专利法实施细则规定申请人属于“小实体”（SmallEntity）和“微小实体”（MicroEntity）可享受包括申请费、检索费、审查费等官费的减免，具体缴费金额请参考上表。 （2）发明专利减少撰写“多项引用”权利要求 多项从属项（Multipledependentclaim）是指从属权利要求引用多个权利要求，在中国的专利申请实务中经常被用来扩展专利权项覆盖的技术方案，但该种撰写方法在美国需要额外缴纳费用，因此在撰写时，若无必要则减少该类权利要求。 3不予授权情况 按照美国专利法的相关规定，如果出现下列情况之一，则该专利申请不能被授予专利权： 3.1重复授权 根据美国专利法第101条以及美国专利审查程序手册第804节的相关规定，同样的发明创造只能被授予一项专利权。 3.2不属于专利法保护的客体 不能被授予专利权的客体包括但不限于，人体器官、自然规律、物理现象、抽象概念、数学方法以及自然界以自然状态存在的物质。在我国一些不能被授予专利权的客体，例如，计算机软件、商业方法、动物以及疾病的诊断与治疗方法等，在美国都是可被专利法保护的客体。 美国专利商标局会制定不予保护客体的判断标准，如2019年1月发布了针对“可专利性主题（subject mattereligibility）”的指南，对如何应用美国最高法院的Alice/Mayo两步测试标准开展审查进行了规定。 3.3未公开充分及说明书清楚表达发明创造 美国专利法第112条相关规定： （1）说明书应包含对发明及其制造和使用方式和过程的完整、清楚、简要和确切术语的书面描述，以使与该发明相关或最紧密联系的本领域技术人员能够制造和使用该发明，并且在说明书中应当公开实施该发明创造的最佳实施方式； （2）说明书中应该能够推导出一个或多个权利要求，且该权利要求能够清楚的表明该专利申请所要求保护的主题及其范围。 3.4未满足新颖性的相关要求 如果有下列情况之一，将无法获得专利权： （1）在申请日之前，该发明创造权利已经获得专利，或在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知； （2）该发明创造在根据第151条所授予的专利中，或者在根据第122（b）条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请的署名为其他发明人，且在该发明创造的申请日之前已经有效提出申请。 3.5未满足创造性的相关要求 即使一项专利申请满足新颖性的相关要求，但申请专利 的内容与其已有的技术之间的差别微小，以至在该项发明完成时对于本领域技术人员而言是显而易见的，则不能被授予专利权。 3.6未满足信息披露义务 根据美国专利法实施细则37CFR 1.56款，所有涉及专利申请的人都有义务向美国专利商标局披露与专利性有关的所有现有技术资料，且该义务贯穿整个权利要求在审查过程，如果对美国专利商标局有或企图有欺骗行为，或故意违反信息披露义务，则不授予专利权。 4专利申请及审查 4.1专利申请的途径 美国参加了以下知识产权国际公约： 《保护工业产权巴黎公约》《专利合作条约》（PCT）《工业品外观设计国际注册海牙协定》 中国申请人可通过巴黎公约、专利合作条约（PCT）途径以及直接向美国专利商标局递交提交美国发明专利申请； 可以通过巴黎公约、海牙体系或直接向美国专利商标局提交美国外观专利申请。发明专利的优先权期限为12个月，外观专利的优先权期限为6个月。 专利合作条约（PCT）途径： 专利合作条约（PatentCooperationTreaty，简称PCT）是一项国际性的专利合作制度，旨在简化国际专利申请程序，并为申请人提供在多个国家或地区提交专利申请的便利。PCT于1970年由世界知识产权组织（WIPO）制定，并于1978年生效。 PCT的主要目标是为申请人提供一种统一的程序，以在多个国家或地区提交专利申请，通过一次申请程序，获得针对多个国家或地区的初步专利审查报告。该制度减少了在不同国家或地区提交专利申请时的重复性工作，并提供了更多的时间来决定在哪些国家或地区进一步推进专利保护。 中国申请人可以向中国知识产权局提交PCT国际申请后（可以要求中国在先申请的发明或实用新型的优先权），自优先权日起30个月内，进入美国国家阶段。 《巴黎公约》途径： 巴黎公约是一项国际法律协议，旨在保护工业产权，如专利、商标和工业设计。它确立了国民待遇和优先权原则， 要求缔约国对其他缔约国的申请人给予同等待遇，并允许申请人在一国提交申请后，在其他国家享有优先权。该公约为国际知识产权保护提供了基本框架，促进了国际合作和知识产权的跨境保护。 中国和美国均是该条约的成员，因此，中国的申请人在中国提交专利后，自申请日起12个月（发明或实用新型）/6个月（外观设计）内可以向美国专利商标局就相同主题提出专利申请，并要求享有优先权。 与PCT方式相比，采用巴黎公约途径的速度会快几个月，其原因是PCT中增加了国际检索报告等环节，所以速度会降低；若申请人并不急于获得专利权，采用PCT方式，进入国家阶段的时间（30个月）明显长于通过巴黎公约方式的时间（12个月），因此增加了申请人优化申请文件的时间3；此外采用PCT方式进入该国时，会收到国际检索报告，从而辅助判断该申请授权的可能性，增加后续授权的可能性。 《工业品外观设计国际注册海牙协定》： 工业品外观设计国际注册海牙协定是一项简化工业品外观设计国际注册程序的国际协定，允许申请人通过一次申请在多个协定成员国注册其设计。该协定简化了申请程序、 统一了管理机制，并减少费用。通过海牙协定，申请人能够更高效地在国际范围内保护其工业品外观设计。 中国的申请人可直接访问海牙协定的世界知识产权组织的官网4，按照其要求提交外观专利的申请文件，同时指定美国作为目标国，通过海牙体系的审查流程及美国国内的流程后，即可获得美国的外观专利。 直接向美国专利商标局递交专利申请： 申请人可直接向美国专利商标局递交专利申请所有种类的专利，但需注意在中国境内完成的发明或者实用新型向海外申请专利时需要事先在中国进行保密审查。否则此专利申请对应的中国专利申请将不授予专利权。 4.2 发明专利申请流程 美国专利申请流程主要包括以下： 文件提交：申请人通过提交临时申请方式、巴黎公约、PCT或直接提交等提交方式提交申请文件，如申请文件不完整，需要补交缺失的文件，在申请文件完整的情况下，则进入实质审查。 实质审查：审查员审查申请文件是否具有单一性，如包括多个不具备单一性的权利要求，则需要确定开展全面审查的权利要求基础。经过全面审查，美国专利商标局的审查员可以直接下发授权通知书或审查意见通知书，审查意见通知书包括非最终审查意见通知书（Non-finalofficeaction）以及最终审查意见通知书（Final office action）两种。在上述两种审查意见通知书中提出可专利性意见。如果申请人针对最终审查意见通知书的答复未被接受，审查员会发出建议性审查意见（AdvisoryAction），申请人在收到最终审查意见或建议性审查意见通知书后，可提出继续申请/部分继续申请、或者提出继续审查请求（RequestforContinuedExamination）（即RCE程序）或提出上诉请求（Appe