美国专利诉讼实务精要与百问百答

美 国 专 利 诉 讼 实 务 精 要与 百 问 百 答 前 言随着中国经济的持续发展，越来越多的企业开始扬帆“出海”。据商务部、外汇局统计，2024 年，我国全行业对外直接投资 11,592.7 亿元人民币（以美元计为 1,627.8 亿美元）1标志着中国企业进入了出海远征的“大航海”时代。其中美国作为企业海外布局的重要市场，占据了最高的投资比率。在企业出海过程中，除了合规、劳动、本地化等挑战之外，知识产权已成为不可回避的重要议题。随着企业国际业务的拓展，涉及的知识产权类型和风险也日益增多，其中诉讼风险尤为突出。在各类知识产权诉讼中，专利诉讼无疑是科技类企业最为关注且风险最大的诉讼类型。而美国的专利诉讼更以费用高昂著称，使得企业应对该类诉讼面临更大挑战。我们希望通过本书解答企业出海过程中遇到的一些常见且具有普遍性的实务问题，从而助力企业有效应对美国专利诉讼的实战。基于我们的实践经验，我们对美国专利诉讼和策略可以得出以下结论：•美国法院每年裁定的专利赔偿金约为 20-50 亿美元。比如，2023 年，美国法院判决了 80 起专利侵权案，总赔偿为3,532,288,320 美元。•专 利 权 人 的 总 体 胜 诉 率 不 高， 约 为 25%-35%。 但 专 利 权 人 庭 审 胜 诉 率 约 为60%-75%；而在前期阶段，其胜诉率仅为 5%-18%。•95%-97% 的专利侵权诉讼都达成了庭前和解。•因为超过 90% 的专利侵权案件是和解或通过程序性抗辩解决的，而只有低于 2%的案件进入到了庭审阶段，所以中国企业应当在诉讼早期寻求驳回或和解。即，三十六计“走”为上计。•专利诉讼案件通常需要耗时 1-3 年进入庭审。1见亿欧智库：2023 年中国企业出海白皮书（附下载）|互联网数据资讯网 -199IT|中文互联网数据研究资讯中心 -199IT，https://www.199it.com/archives/1580272.html。 ， •专利诉讼的平均成本在 230-400 万美元之间。•应当以缺乏管辖权等理由提交驳回动议（但是不能提出没有事实依据的挑战管辖权动议）。•找出不在美国的事实行为从而支持不侵权抗辩。中国企业可以依赖NTPv.RIM,418F.3d1282,1317（Fed.Cir.2005）案而摆脱美国专利诉讼。根据此案，对于方法专利，如果至少一个步骤是在美国境外实施的，则不侵犯美国方法权利要求。对于系统专利，虽然该系统的一些组件是位于美国境外的，但是如果该系统满足“控制和有益使用”考量标准（thecontrolandbeneficialusetest），则该系统可能会侵犯美国专利（即使在同一“系统”上运行的方法不侵权）。•多数情况下应当提交多方复审程序（InterPartesReview,IPR）进行专利无效并设法暂停专利侵权诉讼。•有效管理证据开始程序可以减少诉讼成本（同时需要注意中国法的合规问题）。•外部律师与公司法务建立信任非常重要。•务必避免缺席美国诉讼。 目录第一章 美国专利诉讼实务要点一、域外送达二、管辖体系三、证据开示四、专家证人五、律师 - 客户保密特权（Attorney - Client Privilege）第二章 美国多方复审程序（IPR）一、美国无效程序介绍二、IRP程序的流程三、多方复审程序的作用第三章 中国企业在美国发起专利诉讼前的考虑因素一、决定是否起诉二、评估可能的辩护和反诉，及潜在的美国专利审查与上诉委员会（PTAB）行动三、评估是否发函四、确认专利权人可以向联邦法院提起诉讼五、确认适格当事人六、确认对被控侵权人的对人管辖权七、确定合适的审判地 美国专利诉讼实务精要 /011/025/032/036/038/040/044/046/048/058/059/061/062/063/064 八、考虑潜在的第三方问题/064九、确认是否存在相关案件/064美国专利诉讼百问百答一、如何提前预知专利侵权诉讼的风险1.如何得知他人在特定产品上拥有专利？/0672. FTO分析可以由企业员工自己完成吗？/0683.是否收到过来自美国的专利侵权警告函？/0694.收到警告函后怎么办？/0705.如何提前知道自己在美国被诉专利侵权？/0716.中国企业一般是怎么知道被诉的？/071二、被诉后必须迅速了解的基本知识7.有效送达的诉讼材料应包括什么内容？/0738.美国专利诉讼有哪些类型，审理上有什么不一样吗？/0739.美国专利侵权诉讼的流程是怎样的？一般会持续多久？/07410.应对美国的专利诉讼的费用如何？如果胜诉，能让对方承担吗？/07811.面对美国专利侵权诉讼，我有什么应对选项？/07812.诉讼的最坏结果会是什么？/07913.对方还可能采取什么法律手段？/07914.被诉后，是否必须停止被控侵权产品的生产和销售？/08015.如果继续销售、且未来产品被认定为侵权，会有什么后果？/08016.如果我对产品进行修改，使得其不侵权，是否可以继续销售？/08017.我需要告知客户被诉的情况吗？会有什么潜在风险？/08018.对公司业务还会有哪些影响？/08119.是否必须应诉？不应诉的后果是什么？/08220.在美国被诉专利侵权，会对公司股东、法定代表人和高管人员有其他影响吗？/08221.原告今后可以变更目前的诉讼请求吗？可以增加被告或提高损害赔偿金额吗？/083 22.美国的判决在中国能直接执行吗？/08423.被诉后的重要时间节点有哪些？/08524.如何为自己赢得更充分的时间？/085三、如何搭建和管理工作团队25.应诉工作团队应包括哪些人员？/08626.是否一定要聘请美国律师？/08627.应该聘请什么样的律所或律师？/08628.美国律师的工作范围是什么？/08829.美国律师一般怎么收费？/08830.如何管理好美国律师工作团队？/08931.与美国律师打交道有什么禁忌和窍门？/09032.可以聘请多家律所为我工作吗？好处和坏处是什么？/09033.如果被诉主体有多家公司，应该共同委托律师还是分别委托律师？/09134.一个被诉主体最多可以有几个诉讼代理人出庭？/09135.公司员工可以作为正式出庭的诉讼代理人吗？/09236.与美国律师签订委托协议时有什么注意事项？/09237.美国律师有什么我应该了解的职业规范和道德？/09238.怎么判断我聘请的美国律师提供的服务是优质的？/09339.如果对律师不满意，能中途换将吗？有什么后果？/09440.更换律师需要什么程序？/09541.如果将来对律师的工作不满意怎么办？/09542.有必要聘请中国律师吗？/09643.中国律师负责什么工作？/097四、美国专利侵权诉讼程序中的各方主体及流程44.美国专利侵权诉讼中会有哪些主体参与？他们的角色各是什么？/09945.我必须接受目前法院的管辖吗？/09946.我能选择审理案件的法官吗？/103 47.会由陪审团审理我的案件吗？/10348.什么时候需要聘请专家证人？/10449.原告的起诉目的可能是什么？/10550.共同被告会是什么角色？应该如何处理与他们的关系？会有第三人吗？/10551.美国专利侵权一审结束后，可否上诉？/10652.上诉需要花费多长时间？/10653.如果上诉，我应该聘用原来的律师，还是另外聘请上诉律师？/10754.上诉期间，一审判决是否执行？/10755.中国跨境电商如何能够成功应对美国 SAD 诉讼中的 TRO ？/108五、制定应诉策略56.是否接受目前的送达方式？/11157.有什么前期打败诉讼的抓手？/11258.美国专利侵权的主要抗辩事由和抗辩手段有哪些？/11359.是否需要同时向美国专利和商标局（USPTO）提出知识产权复审程序（IPR）请求？/113六、证据60.美国专利诉讼的证据类型有哪些？/11561.什么是所谓的“DISCOVERY”？/11562.双方证据提交的范围是如何确定的？/11563.美国的诉讼程序对于双方的举证有什么强制性要求？/11664.违反举证的强制性要求会有什么后果？/11665.哪些证据是必须提交的？可以选择性地提交证据吗？/11666. 在美国诉讼中当事人有义务保留证据吗？/11767.如果证据灭失了怎么办？什么是毁灭证据？/11868.证据提交的形式是什么？/11869.如果证据涉及敏感的技术、销售、市场等信息，如何进行保护？/11970.是否存在竞争对手恶意通过诉讼获取我方保密信息的情况？/12071.中国法律对于向美国法院提供证据和信息有什么限制？/120 72.可以因为中国法律的规定拒绝向美国法院提供特定证据和信息吗？后果会怎样？/12173.哪些证人必须接受质询或出庭作证？/12274.庭前的证人质询是怎样的？/12275.证人出庭作证有什么注意事项？/12376.证人如何进行作证准备？/12477.专家证人的作用是什么？/12578.专家证人的收费如何？/12579.如何选择专家证人？/125七、马克曼听证80.什么是马克曼听证？/12781.为什么马克曼听证很重要？/12782.如何准备马克曼听证？/127八、和解和撤诉83.什么情况下，我应当考虑和解？/12984.和解的最佳时机是什么？/12985.如何进行和解协商？/12986.如果进行了和解协商但未成功，会对诉讼结果产生不良影响吗？/13087.如何为自己争取最佳的和解方案？/13088.如果达成和解，需要签署和解协议吗？/13289.签署和解协议有什么注意事项？/132九、反制措施90.被起诉后，是否有必要采取反制措施？/13391.常见的反制措施包括哪些？/13392.如何在美国发动专利诉讼？/133十、程序结束93.如果对方未经和解主动撤诉，或者原告败诉，我能要求对方承担我的支出吗？/13594.如果法院出具判决，双方可以在多长时间内上诉？/135 95.上诉程序判决后，还可以继续上诉吗？/13596.如果认为对方的起诉有恶意，我该如何追究其责任？/13597.如何尽量避免在美国遭遇专利诉讼？/13698.可以参加哪些组织以降低企业专利诉讼的风险？/13699.听说美国专利虽然有效但是有可能不可执行，这是什么原因？/137 美国专利诉讼实务精要 第一章 美国专利诉讼实务要点（一）域外送达程序概述送达，是指司法机关按照法定程序和方法，将诉讼文书或法律文书送交收件人的诉讼行为。送达的目的是使收件人了解送达文书的内容，以参与诉讼活动，行使诉讼权利，履行诉讼义务。被告进行送达异议的主要目的，在于域外送达程序通常需要较长时间，据此被告可以获得更多的答辩准备时间及和解谈判空间。由于中国企业的总部一般位于中国，同时也可能有商业活动、分支机构、财产、高管位于美国，因此面对美国诉讼的域外送达，应当根据中美两国各自对于送达程序的要求，进行评估和应对，从而既尽可能地保护中国主体不被美国诉讼影响，又保证美国的商业活动和分支机构可以正常进行。1. 域外送达对中国主体的影响中国法下，美国诉讼应当按照《海牙送达公约》进行送达程序。如果美国诉讼对中国主体的送达程序不满足该程序性要求，那么即使中国主体最终在美国诉讼中败诉，美国诉讼的裁判文书也依然可能不被中国法院承认或执行。在此情况下，中国主体在中国境内的财产或其他利益不会因为美国诉讼受到实质影响。2. 域外送达对美国商业的影响尽管美国的裁判文书，可能因为不符合中国对送达程序的要求而不能在中国境内生效或执行，然而，如果该送达程序符合美国对于送达的相关规定，则在美国法下其是一份有效的裁判文书。在此情况下，如果后续中国企业在美国诉讼中败诉，美国法院依然可以在美国境内对美国法院的裁决进行强制执行，对中国企业在美国的商业活动颁发禁令。如果中国企业还在美国有分支机构或关联公司及财产，则该美国分支机构或关联公司可以被美国法院强制执行赔偿金。同时，在有美国分支机构作为共同被告的情况下，中国企业的送达异议通常并不会影响整体的诉讼进展，中国企业的美国分支机构依然要按时进行答辩，并参加后续的庭